Propriedade industrial. Uso indevido da marca. Indenização.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDF.
Órgão: Quarta Turma Cível
Classe: APC - Apelação Cível
Nº. Processo: 2006.01.1.098326-0
Apelante: GRÁFICA E EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA
Apelada: M2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA
Relatora Desª.: LEILA ARLANCH
E M E N T A
COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DA MARCA. INDENIZAÇÃO.
1 - A marca assume importante papel no campo do direito da concorrência porque permite a seu titular que conquiste ou mantenha certa clientela à qual visa.
2 - A proteção à exclusividade do uso da marca relaciona-se com imperativos comerciais, não se concebendo que investimentos na concepção, desenvolvimento de produtos, serviços ou marcas sejam usurpados.
3 - A indenização pelo uso indevido da marca é determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido (art. 208 da Lei de Propriedade Industrial).
4 - A concorrência desleal é ilícito civil em que o concorrente tanto pode agir com a consciência de que está praticando um ato contrário à concorrência correta, como pode agir de forma imprudente, sem adoção dos cuidados esperados de um comerciante normal.
5 - O ressarcimento do dano material compreende as perdas e danos devidos ao lesado que abrangem, além do que ele efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Essa dicotomia compreende o dano emergente, que é o efetivo prejuízo, diminuição patrimonial, e o lucro cessante, frustração da expectativa de lucro.
6 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
A C Ó R D Ã O
Acordam os Desembargadores da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, JOÃO BATISTA TEIXEIRA - Revisor e CRUZ MACEDO - Vogal, sob a presidência do Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.
Brasília-DF, 01 de abril de 2009.
Desembargadora LEILA ARLANCH
Relatora
R E L A T Ó R I O
Cuida-se de ação proposta por M2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA nomeada como ação de conhecimento com preceito cominatório c/c indenização em desfavor da GRÁFICA E EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA, onde sustenta que desenvolveu e implantou, nos idos dos anos 90, evento denominado "Os maiores do ICMS" e "Os maiores do ISS", pelo qual buscava junto às Secretarias de Fazenda estadual e municipal o rol dos maiores contribuintes do ano fiscal anterior dos impostos citados e realizava um evento social para premiação dos mesmos.
Afirma que a ré em 2006 realizou o referido evento e fez publicar em seu jornal o encarte publicitário do evento, sem repassar à autora os valores devidos.
A magistrada de instância prima julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa/ré a pagar indenização pelo dano material causado em face do descumprimento contratual, no percentual de 10% do valor bruto do faturamento decorrente de toda a comercialização ligada ao evento "os maiores do ICMS e do ISS", conforme contratado no acordo de parceria firmado em 2000, estendido para os outros anos, conforme acordado pelas partes. Condenou, também, a ré por violação da propriedade industrial e à prática da concorrência desleal a pagar 10% do faturamento bruto obtido com a comercialização ligada ao evento, que é o percentual anteriormente fixado em contrato para a hipótese e determinou que a ré se abstenha de usar a marca da autora, "os maiores do ICMS e do ISS", ainda que agregada a qualquer outro nome, para fins comerciais e econômicos, sem sua autorização, sob pena de multa a ser fixada equitativamente, nos termos do art. 461 do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais adiantadas pela autora e das custas finais e demais despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Irresignada apela a ré às fls. 307/329, repisando os argumentos lançados na contestação no sentido de que inexistiu prorrogação tácita do contrato firmado com a autora para realização do evento denominado "maiores do ICMS e ISS de 2000", mas sim renovação verbal do mesmo para os anos de 2001/2002 e 2003. Afirma que a partir de 2004 desenvolveu e implementou o próprio projeto, intitulado "Empresários do Coração - Os maiores do ICMS e do ISS", em parceria com a ABRACE, de forma que não mais prorrogou o contrato com a autora, por não ser mais do seu interesse.
Argumenta que inobstante a mudança de objetivos entre projetos realizados em parceria com a autora e com a ABRACE, firmou contrato verbal com a autora, nos anos de 2004 e 2005, para venda e divulgação do seu evento, especialmente nas cidades de Goiânia, pagando-lhe o valor devido, conforme documentação juntada aos autos. Contudo, insatisfeita com a atuação da autora no ano de 2005, assumiu em 2006 integralmente a parte relativa às vendas, não mais renovando o contrato com a requerente.
Diz que não houve descumprimento contratual ou uso indevido das marcas, em razão da diversidade das marcas usadas para nomeação dos projetos e, ainda, porque a autora apenas detém a propriedade da marca "os maiores do ICMS", uma vez que o pedido de registro da marca "Os maiores do ISS" ainda está em tramitação no INPI.
Sustenta, também, que os termos ICMS e ISS são de domínio público e que a palavra "maiores" foi acrescida, somente, "para informar o critério de seleção das empresas que poderiam participar do evento", não havendo ilicitude em tal conduta.
Afirma que a prova testemunhal demonstrou que os contratos verbais foram efetivados com a Apelada para a venda e divulgação do projeto "Empresários do Coração", e que no ano de 2006 tal contrato foi rompido, não tendo a "Apelada participado da venda e divulgação do projeto, razão pela qual não tem qualquer direito sobre a renda dos mesmos".
Assevera que não pode prevalecer o entendimento esposado na r. sentença, no sentido de que os projetos não se diferem, pois possuem sinais distintivos bem marcantes, como o título "Empresários de Coração" e a parceria com a ABRACE.
Ressalta que houve mudança de objetivo, pois o projeto "Empresários do Coração" visa arrecadar fundos para a construção do Hospital do Câncer Infantil no Distrito Federal e, também, que a realização de festas para entrega de prêmios não se constitui exclusividade da Apelada, sendo que pensar de forma diversa é impedir a livre iniciativa e a livre concorrência, atitude vedada em nosso ordenamento jurídico.
Diz que restou provado que o contrato verbal de venda e divulgação do projeto "Empresários de Coração" foi realizado exclusivamente pela Recorrente, que comunicou expressamente à apelada que não iria contratá-la para tal atividade no ano de 2006, sendo certo que ninguém é obrigado a contratar e nem renovar contrato que não queira.
Pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, ante a inocorrência de violação ao direto de propriedade industrial e de concorrência desleal e de ausência de violação de cláusulas contratuais e caso não seja esse o entendimento, requer a redução do valor da condenação a título de danos materiais, decorrentes da prática de concorrência desleal e violação ao direito de propriedade industrial para o percentual de 1% (um por cento) do faturamento obtido. Pede, ainda, que a multa por descumprimento de cláusulas contratuais seja reduzida para 1% (um por cento) do faturamento obtido.
Preparo regular à fl. 330.
Contra-razões às fls. 337/343, pugnando pela manutenção da r. sentença vergastada.
É o relatório.
V O T O S
A Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH - Relatora
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Impende, inicialmente, esclarecer sobre o thema decidendum, que a marca consiste no sinal distintivo dos produtos fabricados, do comércio destes, bem como dos serviços prestados por uma determinada empresa. Para a proteção e exclusividade de uso, tanto do nome comercial quanto da marca, necessário se faz o efetivo registro no órgão competente: o do nome comercial, na respectiva Junta Comercial; o da marca, no INPI, valendo para o caso de conflito a precedência temporal da inscrição.
A matéria objeto da disputa judicial tem sua base no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição da República que estabelece: "A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."
Para o deslinde da controvérsia, apesar de vários os fundamentos favoráveis e contrários apresentados pelas partes, verifica-se que para a procedência ou não dos pedidos basta a análise de apenas duas assertivas, quais sejam, a existência da obrigação de fazer, consubstanciada na não utilização da marca indicativa, em proteção ao direito de propriedade intelectual, e a existência, no caso do uso indevido da marca, a ocorrência de prejuízo de ordem material à pessoa da Autora.
Em relação ao primeiro questionamento, sustenta a Recorrente que não houve uso indevido de marca da Autora, mas de marca diferenciada pelo nome e projeto.
Sem razão a Recorrente.
Constata-se pelo acervo probatório que os projetos não são diferentes. O projeto desenvolvido pela Apelada, onde são premiadas as maiores empresas arrecadadoras de ICMS e ISS, escolhidos por meio de lista fornecida pela Secretaria da Fazenda, em festa promovida pelos organizadores, com entrega de troféus e homenagens, vendendo-se espaço para publicidade em jornais locais, cuja renda é dividida entre as empresas participantes da divulgação e organização é o mesmo realizado pela Apelante com o nome de "Empresários do Coração - Os Maiores do ICMS e do ISS". O simples fato de a Ré acrescer os termos "Empresários do Coração" e reverter parte da renda para a ABRACE não torna o projeto diferente, uma vez que os fins são os mesmos, ou seja, buscam lucrar com a venda de publicidade referente ao evento, desenvolvido pela Autora.
O uso indevido da marca da Autora está patente, uma vez que o evento realizado há anos já era conhecido pelos empresários locais, pois sabia que referido evento promovia a premiação dos maiores arrecadadores de impostos da cidade.
É certo que o destino dado à renda auferida com o evento em nada o difere da idéia lançada há muitos anos pela Autora.
Luiz Guilherme de A. V. Loureiro em sua obra intitulada "A lei da propriedade industrial comentada", pg 225-233, leciona que:
"A marca é um sinal visualmente perceptível aposto sobre um produto ou que acompanha o produto ou serviço, e que se destina a diferenciá-los de outros similares. Trata-se, portanto, de um sinal distintivo ou designativo. (...)
A marca tem como função permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço, possibilitando-lhe distinguir este produto ou serviço de outros similares existentes no mercado. (...)
Ela (a marca) assume ainda um importante papel no campo do direito da concorrência. A marca, nesse caso, é um patrimônio do comerciante, permite que ele conquiste ou mantenha a clientela. É uma garantia de proveniência do produto ou serviço."
A proteção à exclusividade do uso da marca relaciona-se com imperativos comerciais, não se concebendo que investimentos na concepção, desenvolvimento de produtos, serviços ou marcas sejam apropriados sem remuneração como no presente caso. Desse modo, não há como se negar a usurpação praticada pela Ré, apartando-se sua pretensão, por completo, dos postulados de direito atinentes ao caso.
As marcas objeto da contenda pertencem de fato e de direito ao apelado, pois foi o primeiro a depositar o pedido de registro junto ao INPI, tendo conseguido, quanto à marca, "os maiores do ICMS", o seu efetivo registro (fls. 55/58).
Em relação à marca "os maiores do ISS", foi feito pedido de depósito, não tendo sido ainda concluído o processo de registro, o que não afasta o direito do autor de seu uso, com exclusividade, uma vez que desde a data do depósito adquiriu prioridade sobre a marca, em razão do princípio da anterioridade.
No caso em testilha, observa-se, nitidamente, inclusive pelo acervo fático-probatório, que a Ré, indevidamente, utilizou-se da marca do autor, praticando, com isso, infração na órbita civil.
Assim, é forçoso reconhecer que a marca e a idéia do projeto pertencem ao autor, uma vez que os projetos não são distintos, nem as marcas, devendo ser mantida a r. sentença vergastada.
Compulsando os autos conclui-se que a ré possuía autorização para uso da marca da autora, datado de 2000, onde a autora cedeu à ré sua marca para organização e publicidade do evento, renovada anualmente, de forma verbal, até o ano de 2005.
Ocorre que a partir dessa data, houve a rescisão unilateral do contrato, uma vez que a ré comunicou ao autor que conduziria o projeto e a organização do evento sozinha, sem sua participação, e conseqüentemente, não mais repassaria as comissões.
Assim, na realização do evento em 2006 se deu a utilização da marca do autor sem autorização, o que violou o contrato anteriormente firmado, devendo a ré reparar os danos materiais ocasionados.
Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ato comissivo ou omissivo, causar prejuízo a outrem, fica responsável pela reparação, ainda que de índole extrapatrimonial.
O ressarcimento do dano material compreende as perdas e danos devidos ao lesado que abrangem, além do que ele efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Essa dicotomia compreende o dano emergente, que é o "efetivo prejuízo", diminuição patrimonial, e o lucro cessante, frustração da "expectativa de lucro".
Desse modo, caracterizado o descumprimento contratual por parte da Apelante, pois não repassou os valores acordados à autora, utilizando-se da marca desenvolvida por ela, nasce o dever de indenizar, nos percentuais constantes do contrato escrito e verbal.
Assim, pelo descumprimento contratual deve a Apelante pagar a autora o valor de 10% do faturamento bruto auferido com a comercialização ligada ao evento realizado em 2006, nos termos em que restou contratado.
A Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) regula em seus artigos 207 a 210 as hipóteses de ressarcimento pelo uso indevido da marca no âmbito civil, ipsis litteris:
"Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.
Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
(...)
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem."
Já em relação ao ilícito civil de concorrência desleal, o concorrente tanto pode agir com a consciência de que está praticando um ato contrário à concorrência correta, como pode agir de forma imprudente, sem a adoção dos cuidados esperados de um comerciante normal.
É certo que para aplicação das penalidades expostas nos artigos supracitados, afigura-se necessária a caracterização de má-fé. Na espécie, entendo presente má-fé na conduta da apelante porque retirou a empresa autora da relação comercial, de forma desleal, consoante configuração legal, realizando a publicidade do evento, embolsando os lucros decorrentes da realização do projeto, utilizando a marca de propriedade da Apelada, auferindo lucro com o evento sem reparti-lo com o dono da idéia e da marca.
Restou comprovado pelo autor má-fé na conduta da apelante, o que gera o dever de reparar os danos causados. Assim, quanto à violação da propriedade industrial e à prática da concorrência desleal, a indenização deverá ser determinada pelo benefício que o autor teria auferido se a violação não houvesse ocorrido, ou seja, nos termos dos art. 208 e 210 da lei 9.279/96.
No presente caso, a indenização por danos materiais decorrentes da prática de concorrência desleal e violação ao direito de propriedade industrial, deve ser fixada no valor que o autor teria obtido com a comercialização ligada ao evento, ou seja, 10% do faturamento bruto, que é o percentual anteriormente fixado em contrato para a hipótese.
Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.
O Senhor Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA - Revisor
Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade do recurso, dele se conhece.
Após detida análise dos autos, entendo da mesma forma que o eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter íntegra a r. sentença atacada.
É como voto.
O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Vogal
Peço vista.
D E C I S Ã O
Após os votos da Relatora e do Revisor negando provimento, pediu vista o Vogal.
PEDIDO DE VISTA
O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Vogal
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Pedi vista dos autos na sessão realizada em 18/02/2009 para melhor apreciação da controvérsia, a partir da qual firmei convicção de que a sentença de fato merece subsistir, tendo em conta a configuração do dever indenizatório imputável à ré apelante, decorrente do descumprimento de disposição contratual havida com a autora e da violação à livre concorrência e ao direito de propriedade industrial desta, daí a dúplice condenação imposta no decisum, nos seguintes termos:
"1) Pagar a autora, a título de danos materiais decorrentes de descumprimento contratual, o valor de 10% do faturamento bruto auferido com toda forma de comercialização ligada ao evento 'Os maiores do ICMS e ISS' no ano de 2006;
2) Pagar a autora, a título de reparação por danos materiais decorrentes da prática de concorrência desleal e violação ao direito de propriedade industrial, o valor de 10% do faturamento bruto auferido pela ré com toda forma de comercialização ligada ao evento já referido no item 1..." (sic, fl. 302)
Diga-se que a apelação limita-se a requerer, alternativamente à improcedência do pedido indenizatório, a redução do patamar das condenações para o percentual de 1% (um por cento) (cf. 328/329).
Reputo, entretanto, que a condenação está bem quantificada tanto para a inobservância contratual quanto para a violação ao direito de propriedade industrial e à livre concorrência, levando-se em conta os parâmetros objetivos que envolvem a mensuração dos danos materiais, in casu retratados na cláusula contratual reconhecidamente vulnerada e no que dispõem os Artigos 207 a 210 da Lei nº 9.279/96 quanto às hipóteses de ressarcimento pelo uso indevido da marca no âmbito civil, respectivamente.
DISPOSITIVO
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, para também manter íntegra a sentença recorrida.
É como voto.
DECISÃO
Negou-se provimento ao recurso, unânime.
DJU: 15/07/2009
JURID - Propriedade industrial. Uso indevido da marca. Indenização. [24/07/09] - Jurisprudência
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